La déchéance d’une marque : sanction du non usage de la marque

Nous avons vu que le titulaire d’un droit de marque dispose d’une action en contrefaçon à l’encontre de toute personne qui empièterait sur le territoire de prédilection de sa marque. Le propriétaire a ainsi un moyen de maintenir l’image et la valeur de sa marque.

Mais si le propriétaire a les moyens de se défendre, il en a aussi l’obligation. En effet, le propriétaire d’une marque qui laisserait cette dernière être utilisée de manière intempestive par un tiers, pourrait voir ses droits déchus. L’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période de cinq ans ». En d’autres termes, tout propriétaire d’une marque qui ne ferait pas usage de cette dernière pendant une période de 5 années ininterrompues, encourt la déchéance de sa marque.

La notion d’usage sérieux a été définie par la Cour de Justice des Communautés Européenne le 11 mars 2003 comme étant un usage qui « permet une exploitation commerciale de la marque ». C’est-à-dire tout acte qui vise à augmenter ou renforcer vos parts de marchés. On parle d’un usage régulier et constant.

C’est par exemple le cas lorsqu’on finance une campagne publicitaire à l’échelle nationale afin d’étendre le périmètre de ses ventes, suivi de la commercialisation du produit dans plusieurs points de vente. En revanche, une campagne publicitaire non suivit d’actes de commercialisation ne sera pas considérée comme un usage sérieux.

Il est important que le propriétaire effectue un usage sérieux de sa marque pour chacun des produits ou services indiqués lors du dépôt de la demande d’enregistrement auprès de l’INPI. En effet, exploiter la marque pour un des produits ou services désignés ne permet pas de justifier d’un usage sérieux s’agissant d’un autre produit ou service.

Ainsi, supposons que M. Luigi ait réservé à titre de marque le cercle bleu pour la vente de pâtes et pour la livraison à domicile de ses dernières. Supposons que dans les 5 années qui suivent l’enregistrement, M. Luigi se consacre à la commercialisation en grande surface de ses pâtes au cercle bleu. Cette commercialisation ne permettra pas de justifier d’un usage sérieux concernant la livraison à domicile. M. Luigi pourra donc voir son droit de marque partiellement déchu.

Cependant, il est possible, dans certains cas limités, d’invoquer un juste motif de l’inexploitation. Il doit s’agir d’un motif extérieur au titulaire de la marque, c’est-à-dire indépendant de sa volonté, qui l’empêche d’exploiter son signe. Ce peut être le cas lorsqu’on est dans l’attente d’une autorisation de mise sur le marché d’un médicament.

Mais si pour une raison ou un autre, le propriétaire est dans l’incapacité d’exploiter sa marque pour toutes les spécialités réservées, il peut la faire exploiter par un tiers, afin notamment d’échapper à la déchéance…

Auteur : Elise LENOIR

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